T 1550/23 - Türanordnung (Prioritätsverlust / Zwischenverallgemeinerung) [IP Guests #2]

Gast: Tobias Fox - Wenn die Priorität verloren geht und die eigene parallele Anmeldung zum Stolperstein wird

In dieser Folge ist Patentanwalt Tobias Fox zu Gast bei Michael Stadler und bespricht die Entscheidung T 1550/23. Ein Hauptaspekt der Entscheidung beschäftigt sich mit dem unscheinbaren Wort „neben“. Die Beschwerdekammerentscheidung zeigt, wie das Schöpfen einer scheinbar harmlosen räumlichen Relation aus der Beschreibung zu einer unzulässigen Zwischenverallgemeinerung führen kann. Zugleich illustriert der Fall eine seltene Konstellation, in der eigener Stand der Technik aus einer parallelen nationalen Anmeldung durch eine nicht wirksam beanspruchte Priorität tödlich für ein europäisches Patent sein kann.

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Erfindung

Gegenstand ist eine Türanordnung mit verdeckt verbautem Türband (Scharnier), bei der der Türflügel in der Schließstellung optisch möglichst bündig mit der Türlaibung abschließt. Im Anspruch spielen dabei insbesondere eine in der Laibung versenkte Bandanordnung, eine Ausnehmung im Spiegelabschnitt, eine Blende zur Abdeckung der Ausnehmung sowie (in Hilfsanträgen) ein zusätzlicher Abdeckbügel zur teilweisen Füllung/Abdeckung verbleibender Öffnungen eine Rolle.

Kernproblematik

Im Verfahren verdichten sich die Streitpunkte auf drei Kernthemen: Erstens die Wirksamkeit der Priorität und damit die Frage, ob zwischenveröffentlichter eigener Stand der Technik (D3), dessen Anmeldetag dem Prioritätstag entspricht, als Stand der Technik relevant wird. Zweitens die unzulässige Erweiterung (Artikel 123 (2) EPÜ) beim Schöpfen aus der Beschreibung: Sind alle Varianten des Merkmal, dass sich der Türflügel „neben“ der Zarge befindet, durch die Ursprungsoffenbarung gedeckt ist . Drittens die erfinderische Tätigkeit (Artikel 56 EPÜ) ausgehend von D3 und die unterschiedlichen Sichtweisen der Einspruchsabteilung und der Beschwerdekammer.

Verfahrensverlauf

Das Streitpatent wurde nach Einschränkungen im Prüfungsverfahren erteilt und anschließend von einem Wettbewerber angegriffen. Zentrale Diskussion im Einspruchsverfahren war die Frage der Priorität: Weil die Priorität nicht wirksam griff, wurde die deutsche Vorveröffentlichung D3 (aus eigenem Hause) als Stand der Technik relevant.

Nachdem die Einspruchsabteilung den Hilfsantrag 2 für gewährbar erachtete, gingen beide Parteien in die Beschwerde. Im Beschwerdeverfahren nahm die Patentinhaberin ihre Beschwerde zurück und beschränkte sich auf die Verteidigung der aufrecht erhaltenen Fassung. Die Beschwerdekammer gelangte zur Überzeugung, dass die aufrecht erhaltene Fassung unzulässig zwischenverallgemeinert war und dass keiner der anhängigen Hilfsanträge den Erfordernissen des EPÜ genügte.

Die Entscheidung im Detail

Die Kammer arbeitet heraus, dass das Merkmal, der Türflügel befinde sich „neben der Türzarge“, in der konkreten Anspruchsfassung mehrere geometrische Varianten umfasst, darunter auch Konstellationen mit Spalt oder Versatz. Gerade diese breite Anspruchsauslegung führt dazu, dass die Formulierung „neben“ über die Ursprungsoffenbarung hinausgeht, wenn die Beschreibung nur ein engeres Konzept stützt (Artikel 123(2) EPÜ).

Parallel dazu ist die Priorität entscheidend: Da Prioritäts- und Streitpatent nicht „dieselbe Erfindung“ betreffen, gilt die Priorität nicht wirksam. Damit wird D3 zum Stand der Technik und bildet den Ausgangspunkt für die Prüfung der erfinderischen Tätigkeit. Im Rahmen dieser wertet die Kammer die Abdeckung einer Ausnehmung und deren konkrete (auch mehrteilige) Ausgestaltung als im Griffbereich des Fachmanns liegend; insbesondere wird eine zusätzliche, mehrteilige Abdeckung (Blende plus Abdeckbügel) als naheliegend angesehen. Ergebnis: Die Hilfsanträge scheitern, das Patent wird widerrufen.

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Zusammenfassung

Wenn ein Merkmal aus der Beschreibung geschöpft und in Anspruchsmerkmale überführt wird, besteht immer die Gefahr einer unzulässigen Zwischenverallgemeinerung.

Ebenso klar ist die strategische Lehre aus dem Prioritätsteil: Parallel- und Folgeanmeldungen mit Änderungen gegenüber der Prioritätsanmeldung können dazu führen, dass eigener zwischenveröffentlichter Stand der Technik plötzlich als Stand der Technik gemäß Artikel 54(2) EPÜ gegen das eigene Schutzrecht eingesetzt wird, wenn die Priorität nicht hält, etwa weil die für die Patentierbarkeit relevanten Merkmale erst in der Folgeanmeldung hinzugefügt wurden.

weiterführende Links

• Entscheidung T 1550/23
• Streitpatent EP 3 346 077 B1
• EP Register

Feedback & Hörerfragen

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