T 123/23 - Blutzuckermessgerät (Offenbarungsüberschreitung / Hilfsanträge im Beschwerdeverfahren)
Wenn Hilfsanträge in der letzten Konvergenzphase des Beschwerdeverfahrens nicht mehr zugelassen werden, obwohl die Kammer von der vorläufigen Meinung abweicht
Der ip courses Podcast für europäisches Patentrecht · Gerd Hübscher, Michael Stadler, Lukas Fleischer, Fabian Haiböck
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Show Notes
In dieser Episode sprechen Gerd Hübscher und Fabian Haiböck über die Entscheidung T 123/23 einer Beschwerdekammer des Europäischen Patenamts. Gegenstand des Verfahrens ist ein In-Vivo-Glukosemesssystem, also ein Blutzuckermessgerät in Form eines Patch-Sensors am Oberarm, die Frage der Ausführbarkeit in Zusammenhang mit dem Schutz sensibler Daten und die Frage, wie späte Anspruchsänderungen prozessual behandelt werden.
Die Erfindung
Technisch geht es um die Absicherung sensibler Gesundheitsdaten: Sensordaten sollen nur dann von einem Lesegerät (inkl. Smartphone) ausgelesen werden dürfen, wenn zuvor eine Authentifizierung zwischen Sensor und Lesegerät stattgefunden hat. Der Clou der Erfindung liegt weniger in der Verwendung eines asymmetrischen Schlüsselprinzips an sich, sondern in der Schlüssel-Verteilung: Der „private“ Schlüssel wird etwa als Barcode/optisches Zeichen im Zusammenhang mit der Produktverpackung bereitgestellt und erst nach erfolgreichem Abgleich wird das Auslesen ermöglicht.
Prüfungsverfahren und Stand der Technik
Im Prüfungsverfahren wurden insbesondere zwei Dokumente für die Beurteilung der erfinderischen Tätigkeit herangezogen:
- D1: Authentifizierung (klassisch) – allerdings im Kontext von E-Mails.
- D2: Glukosesensorik/CGM-Systeme aus dem Stand der Technik.
Der Prüfer kombinierte diese Lehren und stellte die erfinderische Tätigkeit in Frage. Erst im Laufe des Prüfungsverfahrens wurde die Anspruchsformulierung so geändert, dass die Verteilung des privaten Schlüssels (Barcode/optisches Zeichen) in den Mittelpunkt rückt.
Einspruchsverfahren
Das anschließende Einspruchsverfahren eskalierte in Umfang und Komplexität (zahlreiche Entgegenhaltungen, sehr viele Hilfsanträge, umfassende vorläufige Meinung). Materiell stand insbesondere Art. 83 EPÜ (Ausführbarkeit) im Zentrum:
Die Einsprechenden argumentierten, dass ein „private key“ auf einer Verpackung Sicherheitslücken öffne; eine Fachperson würde ein solches Setup nicht ohne Weiteres implementieren. Wenn der Anspruch keine konkreten technischen Details zur Authentifizierung bzw. zum Sicherheitsniveau enthält, fehle es an ausreichender Offenbarung, um die Erfindung zuverlässig auszuführen.
Zusätzlich wurde Art 123 (2) EPÜ diskutiert – aber nur im Zusammenhang mit dem weiteren unabhängigen Anspruch 8.
Die Einspruchsabteilung folgte den Argumenten der Einsprechenden, was den Widerruf des Streitpatents zur Folge hatte.
Beschwerdeverfahren
In der Beschwerde deutete die Kammer in der vorläufigen Meinung an, dass sie die strenge Sicht der Einspruchsabteilung in Hinblick auf die Ausführbarkeit nicht teilt. Zugleich zeichnete sich ab, dass die Sache wegen offener Punkte wohl in die erste Instanz zurückverwiesen werden würde.
In der mündlichen Verhandlung kam jedoch die überraschende Wendung: Ein Einwand der Offenbarungsüberschreitung (Art 123 (2) EPÜ) wurde in Zusammenhang mit Anspruch 1 diskutiert – konkret richtete sich dieser gegen die im Prüfungsverfahren eingeführte Alternative („Barcode oder anderes optisches Zeichen“ wird eingescant). Das Problem: Die zweite Alternative ("anderes optisches Zeichen") sei nicht unmittelbar und eindeutig aus der ursprünglichen Offenbarung ableitbar.
Die Patentinhaberin versuchte, noch in der mündlichen Verhandlung durch Streichung/Änderung zu reagieren. Genau hier schlug Art 13 (2) VOBK zu: Späte Änderungen nach Ladung werden grundsätzlich nicht berücksichtigt, es sei denn, es liegen außergewöhnliche Umstände vor. Die Kammer sah diese nicht – insbesondere, weil der Einwand bereits im Einspruchsschriftsatz thematisiert worden war, auch wenn er in der Einspruchsentscheidung nicht diskutiert wurde. Da die Patentinhaber also bereits früher mit entsprechenden Hilfsanträgen reagieren hätte können (eigentlich müssen), wurde selbst die Streichung der strittigen Alternative während der mündlichen Verhandlung nicht zugelassen. Ergebnis: der während der mündlichen Verhandlung eingereichte Hilfsantrag nicht zugelassen, es wurde nicht zurückverwiesen, sondern das Patent wurde widerrufen.
Zusammenfassung
Offenbarungsüberschreitungen werden beim EPA, insbesondere vor den Beschwerdekammern, notorisch streng beurteilt. Jede Änderung während des Verfahrens, insbesondere wenn aus der Beschreibung geschöpft wird, hat das Potential, das Patent zu Fall zu bringen.
Die vorläufige Meinung der Beschwerdekammer ist tatsächlich nur vorläufig, da die endgültige Entscheidung erst im Rahmen der mündlichen Verhandlung getroffen wird. Die Abkehr von der vorläufigen Meinung kann nur dann als außerordentlicher Verfahrensumstand die Einreichung von Hilfsanträgen in der letzten Konvergenzphase (also im Anwendungsgebiet von Art 13 (2) VOBK) rechtfertigen, wenn die Gründe, die zur Änderung der Meinung der Beschwerdekammer geführt haben, nicht bereits zu einem früheren Zeitpunkt im Verfahren vorgebracht wurden bzw. bekannt waren.
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