G 1/99 - Verschlechterungsverbot ("Reformatio in peius") - Entscheidung

Gibt es den Grundsatz des Verschlechterungsverbots auch im zweiseitigen Verfahren vor der EPA Beschwerdekammer?

In dieser zweiten Folge zur Entscheidung G 1/99 beleuchten Fabian Haiböck und Michael Stadler die Antwort der Großen Beschwerdekammer auf die zentrale Vorlagefrage: Darf der nicht beschwerdeführende Patentinhaber ein (unklares) Merkmal streichen, sodass er ohne Beschwerde einzulegen in eine bessere Position gebracht wurde?

Rückblick – worum ging es in der ersten Folge?

Dort ging es um ein europäisches Patent, das ein Verfahren zur Herstellung retroreflektierender Folien betraf – Materialien, die Licht durch mikroskopisch eingekapselte Glaskügelchen gezielt zur Quelle zurücklenken. Das Patent wurde nach Änderungen im Prüfungsverfahren zunächst erteilt und im Einspruchsverfahren in eingeschränkter Fassung aufrechterhalten. Ein darin eingefügtes technisches Merkmal zum thermischen Verhalten des Bindematerials erwies sich jedoch im Beschwerdeverfahren als unklar. Nur der Einsprechende hatte gegen die erstinstanzliche Entscheidung Beschwerde eingelegt. Der Patentinhaber versuchte daraufhin, das unklare – und einschränkende – Merkmal zu streichen. Dies hätte jedoch zur Folge gehabt, dass der Schutzbereich gegenüber der angefochtenen Fassung erweitert worden wäre.

Vorlagefrage

Muss ein – z. B. durch Streichung eines einschränkenden Anspruchsmerkmals – geänderter Anspruch zurückgewiesen werden, durch den der Einsprechende und alleinige Beschwerdeführer schlechtergestellt würde als ohne die Beschwerde?

Antwort der Großen Beschwerdekammer – G 1/99

Grundsätzlich gilt das Verbot der reformatio in peius: Der Patentinhaber darf im Beschwerdeverfahren nicht besser gestellt werden, als er es durch die angefochtene Entscheidung bereits war. Die Große Kammer formulierte jedoch ein Ausnahmeschema für Fälle, in denen das Patent ohne Korrektur widerrufen werden müsste. Der Patentinhaber darf in solchen Fällen:

• ursprünglich offenbarte, einschränkende Merkmale aufnehmen,
• ausnahmsweise ein ursprünglich offenbartes, aber den Schutzbereich erweiterndes Merkmal aufnehmen (sofern kein Verstoß gegen Art. 123(3) EPÜ),
• und nur wenn solche Änderungen nicht möglich sind in letzter Konsequenz das unzulässige Merkmal streichen, sofern dies Art 123 (3) konform ist.

Verfahrensausgang

Die konkrete Anspruchsfassung wurde letztlich mangels erfinderischer Tätigkeit verworfen. Ein anschließender Überprüfungsantrag blieb erfolglos – die Entscheidung markiert das Ende des Falls T 315/97. Relevanz für die Praxis.

G 1/99 ist ein zentraler Baustein des EPA-Beschwerderechts und definiert die Grenzen der Verteidigungsmöglichkeiten des Patentinhabers, wenn nur der Einsprechende gegen eine Zwischenentscheidung der Einspruchsabteilung Beschwerde führt. Neben materiellen Anforderungen (Art. 123 (2), 123 (3), 84 EPÜ) rückt hier das Verschlechterungsverbot als verfahrensrechtliche Schranke in den Fokus.

Leitsatz

Grundsätzlich muß ein geänderter Anspruch, durch den der Einsprechende und alleinige Beschwerdeführer schlechtergestellt würde als ohne die Beschwerde, zurückgewiesen werden. Von diesem Grundsatz kann jedoch ausnahmsweise abgewichen werden, um einen im Beschwerdeverfahren vom Einsprechenden/Beschwerdeführer oder von der Kammer erhobenen Einwand auszuräumen, wenn andernfalls das in geändertem Umfang aufrechterhaltene Patent als unmittelbare Folge einer unzulässigen Änderung, die die Einspruchsabteilung in ihrer Zwischenentscheidung für gewährbar erachtet hatte, widerrufen werden müßte. Unter diesen Umständen kann dem Patentinhaber/Beschwerdegegner zur Beseitigung des Mangels gestattet werden, folgendes zu beantragen: - in erster Linie eine Änderung, durch die ein oder mehrere ursprünglich offenbarte Merkmale aufgenommen werden, die den Schutzbereich des Patents in der aufrechterhaltenen Fassung einschränken; - falls eine solche Beschränkung nicht möglich ist, eine Änderung, durch die ein oder mehrere ursprünglich offenbarte Merkmale aufgenommen werden, die den Schutzbereich des Patents in der aufrechterhaltenen Fassung erweitern, ohne jedoch gegen Artikel 123 (3) EPÜ zu verstoßen; - erst wenn solche Änderungen nicht möglich sind, die Streichung der unzulässigen Änderung, sofern nicht gegen Artikel 123 (3) EPÜ verstoßen wird.

weiterführende Links:

• Streitpatent
• Vorlageentscheidung T 0315/97
• Entscheidungstext G 1/99