G 1/23 - Wegfall des "Nacharbeitbarkeits-Kriteriums" - Vorlageverfahren
Solarzellen-Dichtungsmaterial - Neuinterpretation der G 1/92 - Nacharbeitbarkeit nicht mehr erforderlich, damit ein am Markt verfügbares Produkt zum Stand der Technik gehört
Der ip courses Podcast für europäisches Patentrecht
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Show Notes
In dieser Episode diskutieren Michael Stadler und Lukas Fleischer die Entscheidung T 438/19, die in weiterer Folge zur Entscheidung G 1/23 der Großen Beschwerdekammer geführt hat. Im Mittelpunkt steht die Frage, ob ein vor dem Anmeldetag in Verkehr gebrachtes Produkt nur dann als Stand der Technik gilt, wenn seine Zusammensetzung bzw. innere Struktur vom Fachmann ohne unzumutbaren Aufwand analysiert und reproduziert werden kann - ein Kriterium, das von der früheren Entscheidung G 1/92 aufgestellt wurde.
Technischer Hintergrund
Ausgangspunkt ist ein Kapselungsmaterial für Solarzellenmodule. Solche Module sind typischerweise schichtartig aufgebaut; das Photovoltaik-Modul ist zwischen Deck- und Rückschicht eingebettet und wird durch ein Polymermaterial vor Witterungseinflüssen geschützt.
Die Erfindung
Die beanspruchte Zusammensetzung ist ein zur Einkapselung von Solarzellenmodule geeignetes Polymermaterial umfassend ein Ethylen/α-Olefin-Copolymer, das über messbare Parameter (z. B. Dichte, Schmelzflussindex, Härte) definiert wird. Das relevante Unterscheidungsmerkmal besagt, dass der Gehalt an “Aluminium Element” zwischen 10 ppm und 500 ppm liegt.
Kernproblematik
Kern des Vorlagefalles ist die Frage ob ein am Mark verfügbares Produkt (ENGAGE® 8400), das als solches nicht reproduzierbar ist, zum Stand der Technik zählt und damit als möglicher Ausgangspunkt für die erfinderische Tätigkeit dienen kann. Es geht dabei um die Reichweite der aus G 1/92 abgeleiteten Anforderungen, insbesondere um die Frage, ob eine (vollständige) Reproduzierbarkeit des Produkts erforderlich ist, oder ob jedenfalls diejenigen Merkmale Stand der Technik bilden, die durch Analyse bzw. aus zugänglichen Informationen zuverlässig bestimmbar sind.
Verfahrensverlauf
Das Unterscheidungsmerkmal (10–500 ppm Al) wurde im Prüfungsverfahren als Abgrenzung zu einem Dokument aufgenommen, nachdem Messungen der Patentinhaberin für das in D1 erwähnte konkrete Produkt ENGAGE® 8400 einen geringeren Aluminiumgehalt ergeben hat.
Im Einspruch wurden u. a. mangelnde erfinderische Tätigkeit und mangelnde Ausführbarkeit geltend gemacht; die Ausführbarkeit spielte in der Folge jedoch keine entscheidende Rolle. Überraschenderweise bejahte die Einspruchsabteilung die erfinderische Tätigkeit, obwohl dem Unterscheidungsmerkmal kein spezifischer technischer Effekt zugeordnet werden konnte.
In der Beschwerde wurde die Frage, ob ENGAGE® 8400 trotz der vermeintlich mangelnden Reproduzierbarkeit durch den Fachmann überhaupt zum Stand der Technik zählt, entscheidungserheblich, da die Beschwerdekammer die erfinderische Tätigkeit anders beurteilen wollte.
Der Großen Beschwerdekammer wurden die folgenden Vorlagefragen vorgelegt:
Vorlagefragen
Ist ein Erzeugnis, das vor dem Anmeldetag einer europäischen Patentanmeldung auf den Markt gebracht wurde, schon allein deshalb vom Stand der Technik im Sinne des Art 54 Abs 2 EPÜ auszuschließen, weil seine Zusammensetzung oder innere Struktur vom Fachmann vor diesem Tag nicht ohne unzumutbaren Aufwand analysiert und reproduziert werden konnte? Falls Frage 1 zu verneinen ist, gehören dann technische Informationen über dieses Erzeugnis, die der Öffentlichkeit vor dem Anmeldetag zugänglich gemacht wurden (z. B. durch Veröffentlichung in einer Fachbroschüre, der Nichtpatent- oder der Patentliteratur), zum Stand der Technik im Sinne des Art 54 Abs 2 EPÜ, unabhängig davon, ob die Zusammensetzung oder innere Struktur des Erzeugnisses vom Fachmann vor diesem Tag ohne unzumutbaren Aufwand analysiert und reproduziert werden konnte? Falls Frage 1 bejaht oder Frage 2 verneint wird, welche Kriterien sind anzuwenden, um zu beurteilen, ob die Zusammensetzung oder innere Struktur des Erzeugnisses im Sinne der Stellungnahme G 1/92 ohne unzumutbaren Aufwand analysiert und reproduziert werden konnte?
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Feedback & Hörerfragen
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